Royalties são valores pagos a um proprietário de uma propriedade intelectual em troca do direito de utilizá-la. Esses pagamentos são comuns em contratos de licenciamento de propriedade intelectual, onde uma empresa concede a outra o direito de usar uma tecnologia, marca registrada ou patente em troca de uma contraprestação financeira.
No entanto, em contratos mistos, onde há uma combinação de licenciamento de propriedade intelectual e fornecimento de bens ou serviços, a questão dos royalties pode se tornar mais complexa. Isso porque, nesses casos, é necessário determinar qual a parcela do valor pago está relacionada ao uso da propriedade intelectual e qual está relacionada ao fornecimento de bens ou serviços.
A questão dos royalties decorrentes da licença da propriedade intelectual em contratos mistos é regulamentada pela Lei de Propriedade Industrial (Lei nº 9.279/96), que dispõe sobre a proteção da propriedade industrial, e pelo Código Civil (Lei nº 10.406/02), que trata das relações contratuais em geral.
No âmbito da propriedade industrial, o artigo 43 da Lei de Propriedade Industrial estabelece que o licenciamento é o ato pelo qual o titular da propriedade industrial autoriza uma ou mais pessoas a explorar a sua criação. Já o artigo 19 do mesmo diploma legal determina que o titular da patente tem o direito exclusivo de usar, produzir, fabricar, vender ou importar o produto ou processo protegido pela patente.
Por sua vez, o Código Civil define em seu artigo 724 que o contrato de licença é aquele em que uma das partes se obriga a ceder à outra, por prazo determinado ou não, o uso e gozo de coisa não fungível, mediante certa retribuição.
De acordo com a legislação, os royalties devem ser calculados com base em um percentual sobre o valor total do contrato. No entanto, em contratos mistos, é necessário estabelecer qual o percentual que será destinado ao licenciamento da propriedade intelectual e qual será destinado ao fornecimento de bens ou serviços.
Para isso, é necessário que as partes definam, de forma clara e objetiva, a divisão do valor total do contrato entre as diferentes prestações. Isso pode ser feito através de uma cláusula específica no contrato, na qual as partes estabelecem qual o valor referente ao licenciamento da propriedade intelectual e qual o valor referente ao fornecimento de bens ou serviços.
Além disso, é importante que esse valor seja justificado e que as partes apresentem uma análise da importância de cada prestação para o contrato, com base em critérios objetivos, como o valor de mercado de cada uma delas.
Quando as partes não determinam de forma clara e objetiva o percentual dos royalties destinados ao licenciamento da propriedade intelectual em contratos mistos, podem surgir conflitos e disputas entre elas, o que pode resultar em processos judiciais e prejuízos financeiros.
Além disso, a falta de clareza nos contratos pode gerar uma insegurança jurídica, uma vez que não há uma definição exata sobre quais são as obrigações de cada parte e qual o valor que deve ser pago pelo licenciamento da propriedade intelectual.
Em resumo, os royalties decorrentes da licença da propriedade intelectual em contratos mistos são uma importante forma de remuneração para o titular da propriedade intelectual. No entanto, é necessário que as partes estabeleçam de forma clara e objetiva a divisão do valor total do contrato entre as diferentes prestações, a fim de evitar conflitos e prejuízos financeiros.
Portanto, é fundamental que os profissionais do Direito e advogados tenham conhecimento sobre a legislação aplicável e estejam atentos à importância de uma cláusula específica sobre a divisão dos royalties nos contratos mistos, garantindo assim a segurança jurídica e a proteção dos direitos do titular da propriedade intelectual.
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Este artigo teve a curadoria de Fábio Vieira Figueiredo é advogado e executivo com 20 anos de experiência em Direito, Educação e Negócios. Mestre e Doutor em Direito pela PUC/SP, possui especializações em gestão de projetos, marketing, contratos e empreendedorismo.
CEO da IURE DIGITAL, foi cofundador da Escola de Direito da Galícia Educação e ocupou cargos estratégicos como Presidente do Conselho de Administração da Galícia e Conselheiro na Legale Educacional S.A.. Atuou em grandes organizações como Damásio Educacional S.A., Saraiva, Rede Luiz Flávio Gomes, Cogna e Ânima Educação S.A., onde foi cofundador e CEO da EBRADI, Diretor Executivo da HSM University e Diretor de Crescimento das escolas digitais e pós-graduação.
Professor universitário e autor de mais de 100 obras jurídicas, é referência em Direito, Gestão e Empreendedorismo, conectando expertise jurídica à visão estratégica para liderar negócios inovadores e sustentáveis.
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