A disputa pela titularidade de ativos intangíveis é um dos campos mais complexos e fascinantes do Direito Empresarial moderno.
Quando tratamos de marcas, o cenário se torna ainda mais delicado, especialmente quando envolve relações informais ou de prestação de serviços que se confundem com parcerias comerciais.
A proteção da propriedade industrial no Brasil segue regras rígidas, mas a interpretação dessas normas exige um olhar atento aos princípios gerais do Direito Civil, notadamente a boa-fé objetiva.
Muitos profissionais enfrentam dilemas onde a linha entre um prestador de serviços e um sócio de fato parece tênue.
No entanto, para o ordenamento jurídico, a colaboração profissional, por si só, não tem o condão de transferir direitos de propriedade sobre o sinal distintivo de um negócio.
Este artigo visa explorar as profundezas dogmáticas e práticas sobre a titularidade de marcas em contextos de supostas parcerias, dissecando a legislação vigente e a hermenêutica aplicada pelos tribunais.
O Direito Marcário brasileiro, regido pela Lei nº 9.279/96 (Lei da Propriedade Industrial – LPI), adota preponderantemente o sistema atributivo.
Isso significa que a propriedade da marca é adquirida pelo registro validamente expedido pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI).
Diferente do sistema declarativo, onde o registro apenas confirma um direito pré-existente pelo uso, no Brasil, a regra é: quem registra primeiro, é o dono.
Essa premissa garante segurança jurídica ao mercado, incentivando a formalização dos negócios e a proteção preventiva dos ativos.
Contudo, este sistema não é absoluto e comporta exceções cruciais para evitar injustiças e apropriações indébitas.
O legislador, ciente de que a corrida ao INPI não pode servir de instrumento para a má-fé, estabeleceu mecanismos de proteção ao usuário anterior de boa-fé.
O artigo 129, § 1º da LPI, por exemplo, confere ao usuário de boa-fé o direito de precedência ao registro.
Mas a discussão se aprofunda quando o conflito envolve pessoas que mantinham uma relação de proximidade, como um prestador de serviços ou um suposto parceiro comercial.
Nesses casos, a mera anterioridade do pedido de registro pode ser superada pela demonstração de violação de deveres fiduciários.
Um dos pontos nevrálgicos em disputas de titularidade é a caracterização da relação jurídica entre as partes.
Não é raro que advogados, consultores ou agências de marketing, ao auxiliarem na estruturação de um negócio, reivindiquem posteriormente direitos sobre a marca criada ou gerida.
Para que exista cotitularidade sobre uma marca decorrente de uma sociedade de fato, é imprescindível a comprovação da *affectio societatis*.
A *affectio societatis* é a intenção comum de constituir sociedade, assumindo os riscos do empreendimento e partilhando os resultados.
A simples atuação conjunta em um projeto ou a remuneração por êxito (honorários *ad exitum*) não transforma um prestador de serviço em sócio.
O prestador de serviços atua em nome e no interesse do cliente, mantendo uma relação de subordinação técnica ou contratual, sem se imiscuir na titularidade do fundo de comércio.
Portanto, alegar uma “parceria” para justificar o registro da marca do cliente em nome próprio é uma tese que encontra forte resistência na doutrina.
O Direito exige provas robustas da existência de sociedade para que se possa cogitar a partilha de ativos intangíveis.
A ferramenta legislativa mais potente para combater a apropriação indevida de marcas por parceiros ou prestadores de serviço é o artigo 124, inciso XIX, da LPI.
Este dispositivo proíbe o registro de marca que seja reprodução ou imitação, no todo ou em parte, de marca alheia.
A vedação aplica-se quando o requerente do registro teve conhecimento da marca em razão de relação comercial, de emprego ou profissional com o titular legítimo.
O legislador criou aqui uma barreira ética intransponível.
Se você teve acesso à marca do seu cliente ou parceiro em virtude da relação de confiança estabelecida, você está impedido de registrá-la em seu nome.
Essa proibição visa coibir a concorrência desleal e o parasitismo.
O conhecimento prévio da marca, obtido através de uma relação fiduciária, retira a boa-fé necessária para a aquisição da propriedade industrial.
Mesmo que a “parceria” fosse real, se a marca foi desenvolvida originariamente por uma das partes antes da sociedade, ou se pertencia ao *core business* do cliente, o parceiro não pode apropriar-se dela sorrateiramente.
Entender a extensão dessa vedação é vital para advogados que atuam na defesa de empresas vítimas de ex-colaboradores.
Para se aprofundar nas nuances contratuais que definem essas responsabilidades e evitam tais conflitos, o estudo continuado é indispensável. A Certificação Profissional em Responsabilidade Contratual oferece o arcabouço teórico necessário para blindar juridicamente essas relações.
Para além da legislação específica da propriedade industrial, o Código Civil Brasileiro impõe um padrão ético de conduta: a boa-fé objetiva.
Prevista no artigo 422 do Código Civil, a boa-fé objetiva exige que as partes se comportem com lealdade, transparência e cooperação antes, durante e após a execução do contrato.
Deste princípio emanam os deveres anexos ou laterais de conduta.
Entre esses deveres, destacam-se o dever de proteção e o dever de não concorrência.
Um advogado ou consultor que, valendo-se de informações privilegiadas, registra a marca do cliente, viola frontalmente o dever de lealdade.
Essa conduta configura o que a doutrina chama de *venire contra factum proprium* (vedação ao comportamento contraditório).
Não se pode atuar para proteger os interesses de um cliente e, simultaneamente, agir para usurpar seu patrimônio.
A quebra da boa-fé objetiva gera o dever de indenizar e é fundamento suficiente para a anulação de registros marcários obtidos nestas circunstâncias.
Os tribunais têm sido severos ao reconhecer que a confiança depositada pelo cliente não pode ser utilizada como arma contra ele mesmo.
Quando o suposto “parceiro” que tenta registrar a marca é um advogado, a questão ganha contornos disciplinares graves.
O Estatuto da Advocacia e da OAB impõe ao advogado o dever de atuar com destemor, independência, honestidade, decoro e veracidade.
A relação advogado-cliente é baseada na confiança incondicional (fiança).
A apropriação de ativos do cliente, sob o pretexto de uma parceria não formalizada, pode configurar infração ética passível de sanção pelo Tribunal de Ética e Disciplina.
O advogado detém conhecimento técnico que o coloca em posição de vantagem informacional.
Utilizar essa vantagem para obter o registro da marca do cliente antes dele é um abuso de direito manifesto.
Argumentos de que o advogado “ajudou a construir a marca” geralmente não prosperam sem um contrato de cessão de direitos ou um contrato social formalizado.
A prestação de serviço jurídico, por mais estratégica que seja, é uma obrigação de meio (ou resultado, dependendo do caso), remunerada por honorários, e não pela transferência de propriedade da empresa.
Identificada a apropriação indevida da marca por parte de um prestador de serviço ou ex-parceiro, o ordenamento oferece caminhos para a retomada do ativo.
Na esfera administrativa, é possível apresentar oposição ao pedido de registro ou, se já concedido, instaurar um Processo Administrativo de Nulidade (PAN) junto ao INPI.
O fundamento será, invariavelmente, a infringência ao artigo 124, XIX da LPI.
Na esfera judicial, a Ação de Nulidade de Registro de Marca é a medida adequada.
Esta ação prescreve em 5 anos, contados da data da concessão do registro.
Além da nulidade, é plenamente cabível a cumulação com pedidos de indenização por danos materiais e morais.
Os danos materiais podem abranger os lucros cessantes (o que a empresa deixou de ganhar devido à confusão no mercado) e os danos emergentes.
Já os danos morais, no caso de pessoa jurídica, referem-se à violação da honra objetiva, ou seja, o abalo à imagem e reputação da empresa perante o mercado.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) aponta para a necessidade de comprovação efetiva da má-fé para a anulação com base no inciso XIX.
Por isso, a instrução probatória deve focar na demonstração do vínculo anterior entre as partes e no acesso privilegiado à informação.
Muitos desses litígios poderiam ser evitados com uma advocacia preventiva eficaz.
A formalização das relações comerciais é o melhor antídoto contra a incerteza.
Contratos de prestação de serviços devem conter cláusulas expressas sobre a Propriedade Intelectual (PI).
É vital estipular que todo o material criado, desenvolvido ou gerido durante a vigência do contrato pertence exclusivamente ao contratante.
Cláusulas de confidencialidade (NDA) e de não-concorrência (Non-Compete) também são instrumentos essenciais para proteger o *know-how* e a marca.
Em casos de parcerias reais, a constituição formal da sociedade ou a celebração de um Memorando de Entendimentos (MoU) definindo a titularidade dos ativos é mandatória antes do início das operações.
A negligência na fase pré-contratual é o terreno fértil para o oportunismo.
A titularidade da marca é um dos pilares da soberania da empresa no mercado.
A tentativa de prestadores de serviços ou supostos parceiros de se apropriarem desse ativo, valendo-se de brechas em relações informais, encontra barreira sólida na legislação brasileira.
A combinação do artigo 124, XIX da LPI com os princípios da boa-fé objetiva cria um escudo protetor para o verdadeiro titular.
No entanto, a batalha judicial para reaver uma marca indevidamente registrada é custosa e desgastante.
A atuação jurídica de excelência não se limita a vencer o litígio, mas em estruturar o negócio de forma a blindar o patrimônio do cliente contra tais riscos.
Compreender a profundidade dessas relações contratuais e as nuances da responsabilidade civil é o que difere o advogado mediano do estrategista jurídico.
Quer dominar a Responsabilidade Contratual e se destacar na advocacia? Conheça nosso curso Certificação Profissional em Responsabilidade Contratual e transforme sua carreira.
Quem ensina aqui atua na área — professores com banca, cátedra e prática.
Ver as pós em Direito